Marka Hakkına Tecavüz Davasında Tescilli Marka Savunması Geçerli Değildir

Marka; bir işletme tarafından üretilen malların veya sağlanan hizmetlerin, diğer mal ve hizmetlerden ayırt edilebilmesini sağlayan işaretlerdir. Bir üründen memnun kalan tüketiciler, gelecekte bu ürünü muhtemelen yeniden alacak veya kullanacaklardır. Böylece marka ile tanınmışlık elde edebilen firmalar veya kişiler serbest piyasada önemli bir yere sahip olabileceklerdir.

Dünyada ve ülkemizde serbest pazar alanının genişlemesiyle beraber, markaların korunması ihtiyacı da her geçen gün artmaktadır. Tescilli Marka sebebi ile doğan haklar ve koruyucu hükümler öncesinde 556 sy. Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile düzenlenmişti. Ancak fikri mülkiyetin önemli bir parçası olan markanın KHK ile düzenlenmesi birçok yönden eleştirilmekte idi ve söz konusu KHK pek çok eksik düzenleme içermekteydi. 10 Nisan 2017 tarihinde yürürlüğe giren 6769 sy Sınai Mülkiyet Kanunu’nun kabul edilmesi ile markalara ilişkin düzenlemeler içeren 556 sayılı KHK da yürürlükten kaldırılmıştır.  6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu (SMK) ile, markalar artık daha güçlü bir yasal çerçeve ile korunmaya başlanmıştır.

Markanın Korunması Tescil ile Sağlanır

Marka hakkı sahibinin, kanunda belirtilen hukuki korumalardan yararlanabilmesi için markasının tescil edilmiş olması gerekmektedir. Marka sahibinin tescilden doğan hakları ve haklarının kapsamı 6769 sy SMK’nın 7. Maddesinde düzenlenmiştir. Buna göre;

Marka sahibinden izinsiz olarak;

• Tescil edilen bir markanın veya markada yer alan benzer nitelikte kelime veya işaretin kullanılması sebebi ile halk tarafından tescilli marka ile karşılaştırılmasına yol açabilecek eylemlerde bulunması veya,
• Markanın tanınmışlığından ve itibarından haksız yarar sağlanabilecek şekilde marka veya işaretin kullanılması halinde, marka hakkı sahibi söz konusu tecavüzün önlenebilmesi için hukuki koruma yollarından yararlanabilecektir.

Markaya iltibas yaratacak kelime ve işaretleri kullanan kişilere karşı marka hakkı sahibi; söz konusu tecavüz fiilinin önlenmesini ve haksız kazanca karşı uğradığı zararların tazminini açacağı “tecavüzün önlenmesi davası” ile talep edebilecektir. Ayrıca marka hakkı sahibi  tecavüzün önlenmesi davası ile, yargılama devam ederken yaratılan iltibas nedeni ile ihtiyati tedbir kararı da alabilecektir.

Peki, İltibas Yaratan Tecavüz, Tescilli Marka ile Gerçekleşiyor ise Bu Kullanıma Koruma Sağlanabilir Mi?

Türk Patent ve Marka Kurumu’nun iş yoğunluğu ve Markalar Dairesinin uzmanları arasındaki görüş farklılıkları sebebi ile zaman zaman tescil edilmiş bir marka ile aynı veya benzer olan markaların tescil edilmesi ile karşılaşmak mümkündür. Kimi zaman da; markanın asıl yaratıcısından daha önce tescil başvurusu yapıp markayı kullanan kötüniyetli kişiler ile de karşılaşmak mümkündür.

Bu tür durumlarda mükerrer veya kötüniyetli tescil sahiplerinin gerçekleştirmiş oldukları iltibas eylemleri de tescilli bir markaya dayanmakta ve tescilli markanın kullanımı, asıl hak sahibi yönünden tecavüze yol açmaktadır. Hukukumuzda bu durum koruma altında mıdır?

556 sy KHK’nın uygulandığı dönemde yerleşik Yargıtay uygulamalarına göre, bir kullanım tescilli marka hakkına dayanıyorsa, bu kullanımın tecavüz yaratmadığı kabul edilmekteydi. Bu dönemde, tescilli markaya dayanan kullanım hukuka uygun kabul edildiğinden, tescilli marka hakkı bir savunma olarak ileri sürülebilmekte ve tescilli marka ile yaratılan iltibas aleyhine ihtiyati tedbir alınamamakla beraber açılmış olan tecavüz davaları reddedilmekteydi. İltibas yarattığı çok açık olan marka dahi, tescile dayandığı için bu durum marka hakkında hükümsüzlük kararı verilinceye kadar hukuka uygunluk sebebi olarak görülüyordu.

Marka hakkının tecavüze uğradığını iddia eden asıl marka hakkı sahibi, sonraki tarihli tescile dayanan markanın hükümsüzlüğünü dava ederek sicilden terkinini sağlamak zorundaydı. Ancak hükümsüzlüğün tespitinden sonra tecavüzün önlenmesi davasını açabilir, ihtiyati tedbir kararı alabilir ve iltibas fiilinin ortadan kaldırılmasını talep edebilirdi.

Markanın hükümsüzlüğü davası süresince, iltibas yaratan marka kullanımı devam etmekte ve önceki tarihli tescile dayanan marka hakkı sahibi zarara uğramaya devam etmekteydi. Hatta 556 sk KHK döneminde hükümsüzlük geçmişe dönük olarak etki etmediği için de hükümsüz kılınan markanın tescilli olduğu dönemdeki kullanımlarının marka hakkına tecavüz yaratmadığı ve hukuka uygun olduğu kabul edildiğinden, bu dönem için tazminat elde etmek de mümkün olmamaktaydı.

Yargıtay’ın bu dönemdeki söz konusu “tescilli markanın kullanılması tecavüz teşkil etmez” içtihatları, önceki markaya tecavüz fiilini geçici koruma tedbirleri ile dahi önlenmesini engellemiş ve tescilli markaya dayanarak iltibas yaratan kişilerin daha uzun süre ve daha fazla haksız kazanç elde edebilmesine olanak sağlamıştır.

6769 sy Sınai Mülkiyet Kanunu’nun yürürlüğe girmesi ile beraber; “Tescilli markanın kullanılması tecavüz oluşturmaz eğilimi” ortadan kalkmıştır.

İlgili düzenleme SMK m. 155’de yar almaktadır. Buna göre; “Marka, patent veya tasarım hakkı sahibi, kendi hakkından daha önceki rüçhan veya başvuru tarihine sahip hak sahiplerinin açmış olduğu tecavüz davasında, sahip olduğu sınai mülkiyet hakkını savunma gerekçesi olarak ileri süremez.”

556 sy KHK’dan farklı olarak açıkça; sonraki tarihli markanın tescilli olması, önceki tarihli marka hakkı sahiplerinin açtığı tecavüzün önlenmesi davasında savunma olarak ileri sürülemeyeceği düzenlenmiştir. Tescil, artık tek başına bir hukuka uygunluk sebebi kabul edilmemektedir.

Yine hükümsüzlük ile ilgili de paralel bir değişiklik yapılmış ve SMK’nın 27. maddesinde benzer şeklinde bir düzenleme getirilmiş ve hükümsüz kılınan marka sahibinin koruma şemsiyesinin en baştan itibaren kaldırılacağı hükme bağlanmıştır.

Bu düzenlemeler ile ilgili  konu İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi’nin 13.03.2018 Tarih ve 2018/280 E. 2018/616 K. sy kararındada kendisine yer bulmuştur;

Karara konu olan olaylarda; davacı kendi markası ile iltibas yaratacak tescilli markanın hükümsüzlüğünü istemekle birlikte davalının tüm kullanımlarının engellenmesini, ürün ve tanıtım malzemelerinin toplatılmasını, internet ve sosyal medyadaki kullanımlarının da durdurulmasını talep etmiştir

Yerel Mahkeme ise kararında; davalı markanın tescilli olduğu, benzerlik ve kullanımın davanın esasını teşkil ettiği, davanın esasını çözecek şekilde tedbir kararı verilemeyeceği, böyle bir kararın davalının ticari hayatını olumsuz etkileyeceği ve SMK’nun 159.maddesine uygun olmadığı gerekçesiyle tedbir talebini reddetmiştir.

Red kararına karşı davacı taraf vekili istinafa başvurmuştur. Davalı ise istinafa cevabında; “davacının SMK’nun 155.maddesini Anayasa’ya aykırı yorumladığını ve bunun kabul edilemez olduğunu, tescilin adeta yok sayılamayacağını, müvekkilinin tescile güvenerek yatırımlar yaptığını, markalar arasında iltibas bulunmadığını, markaların birbirini anımsatmasının dahi söz konusu olmadığını, tedbir koşullarının oluşmadığını, red kararının doğru olduğunu” savunarak kararın onanmasını talep etmiştir.

Bölge Adliye Mahkemesi Kararında;

Her ne kadar davalı taraf …+ şekil marka tesciline dayalı yatırım ve üretim yaptığından bahisle savunmada bulunmuş ise de; 10 Ocak 2017’de yürürlüğe giren 6769 sayılı SMK’nın 155.maddesi gereğince marka tescilinin artık bir savunma gerekçesi olarak ileri sürülemeyeceği, yasa hükmünün ve madde gerekçesinin son derece açık olduğu somut olayda davalının ürünlerinde yer alan işaretin, davacının …. şekil markasıyla aynı olduğu, böylece SMK’nın 159.maddesi ile HMK’nın 389-390.maddelerinde yazılı tedbir koşullarının oluştuğu gözetilerek, davacının istinaf isteminin kabulüne karar verilmesi gerekmiştir.

SONUÇ

1. Marka tasarlarken ve bir markaya yatırım yapılırken, bu markanın piyasada mevcut tescilli veya tescilsiz başka markalar ile benzerliğinin olup olmadığı ve ortalama bir tüketici gözü ile karıştırılma ihtimalinin olup olmadığı değerlendirilmelidir.

2. Çünkü yeni Sınai Mülkiyet Kanunu ile; bir markanın tescilli olması, önceki tarihli marka tescil veya kullanımına dayanarak açılan tecavüz davasında asıl hak sahibine savunma olarak ileri sürülemeyecek ve hükümsüzlük kararı geçmişe etkili olarak verilebilecektir.

3. 10 Nisan 2017 tarihinden sonra açılan, markanın iltibasına dayanan tecavüzün önlenmesi davasında; SMK’nın 155. maddesini dikkate alınmak suretiyle bir tescilli marka yokmuş gibi yargılama yapılabilecek ve şartların varlığı halinde ihtiyati tedbire de hükmedilebilecektir

Av. Eren Evren                                                                                                                              Stj. Av. Asena Ballı