Marka Olarak Tescil Edilemeyecek İşaretler ve Kullanım Sonucu Ayırt Edicilik Kazanma

Sınai Mülkiyet Kanunu’nun 4.maddesine göre; Marka, bir teşebbüsün mallarının veya hizmetlerinin diğer teşebbüslerin mallarından veya hizmetlerinden ayırt edilmesini sağlaması ve marka sahibine sağlanan korumanın konusunun açık ve kesin olarak anlaşılmasını sağlayabilecek şekilde sicilde gösterilebilir olması şartıyla kişi adları dâhil sözcükler, şekiller, renkler, harfler, sayılar, sesler ve malların veya ambalajlarının biçimi olmak üzere her tür işaretten oluşabilir.

Maddenin bu metininden anlaşıldığı kadarı ile Markanın bir teşebbüsün mallarının veya hizmetlerinin diğerlerinden ayırt edilmesini sağlaması fonksiyonu bulunmakla birlikte markanın sicilde gösterilebilir olması şarttır. Bu şartları sağlayan kişi adları dâhil sözcükler, şekiller, renkler, harfler, sayılar, sesler ve malların veya ambalajlarının biçimi marka olarak tescil edilebilir.

Bununla birlikte

• Herhangi bir ayırt edici niteliğe sahip olmayan işaretlerin,(SMK 5/b)

• Ticaret alanında cins, çeşit, vasıf, kalite, miktar, amaç, değer, coğrafi kaynak belirten veya malların üretildiği, hizmetlerin sunulduğu zamanı gösteren veya malların ya da hizmetlerin diğer özelliklerini belirten işaret veya adlandırmaları münhasıran ya da esas unsur olarak içeren işaretlerin, (SMK 5/c)

• Ticaret alanında herkes tarafından kullanılan veya belirli bir meslek, sanat veya ticaret grubuna mensup olanları ayırt etmeye yarayan işaret veya adlandırmaları münhasıran ya da esas unsur olarak içeren işaretlerin ve (SMK 5/d)

• Malın doğası gereği ortaya çıkan şeklini ya da başka bir özelliğini veya teknik bir sonucu elde etmek için zorunlu olan veya mala asli değerini veren şeklî ya da başka bir özelliğini münhasıran içeren işaretlerin (SMK 5/e)

kural olarak marka olarak tescili mümkün değildir.

yine Sınai Mülkiyet Kanunu’nun 5/2.maddesine göre ise;

“Bir marka, başvuru tarihinden önce kullanılmış ve başvuruya konu mal veya hizmetler bakımından bu kullanım sonucu ayırt edici nitelik kazanmışsa bu markanın tescili birinci fıkranın (b), (c) ve (d) bentlerine göre reddedilemez.”

Yukarıdaki mevzuat hükümleri bir bütün olarak değerlendirildiğinde aslında bir takım teknik ve sosyal sebeplerle marka olarak tescil edilemeyecek işaretlerin, başvurudan önce piyasada yoğun bir biçimde kullanılması sureti ile tüketiciler nezdinde bilinirliğinin sağlanması ve tüketicilerin markayı tanıması ile kullanım sonucu ayırt edicilik kazanılmış ise, tescil edilebileceğini ortaya çıkmaktadır.

Bu kuralın istisnası ise SMK’nın 4/e bendinde düzenlenen Malın doğası veya teknik bir sebeple zorunlu olan şeklinin ayırt edicilik sağlanmış olsa bile marka olarak tescil edilemeyeceğidir. Kanun koyucunun burada isabetli bir şekilde bir malın şeklinin kullanılması hakkının bir teşebbüse münhasır olarak bırakmak istemediğini düşünebiliriz.

Burada bir parantez de yürülükten kalkan 556 sy Kanun Hükmündeki Kararname’deki düzenlemelere açmak gereklidir. Sınai Mülkiyet Kanunu’nun 5.maddesi ile mülga 556 Sy KHK’nın 7.maddesindeki ilgili düzenlemeler ile aynı mahiyette olup yeni Kanunun bu anlamda getirdiği bir değişiklik görülmemektedir. Bu sebeple yürürlükten kalkan KHK döneminde verilen içtihatların emsal niteliği devam etmektedir.

Yargıtay’ın konu ile ilgili yeni verilmiş olan bir kararında bu tartışmalar yapılmıştır. Yargıtay 11.Hukuk Dairesi’nin 10.5.2017 tarih ve 2015/1448 E ve 2017/2812 K sy kararına konu olan olaylarda;

Davacı vekili;

• Müvekkilinin BIOLOX-DELTA adını verdikleri pembe renkli ürünlerinin kalça ve diz protezlerinde 1970’li yıllardan bu yana kullanıldığını, ürünlerinin hiçbir alerjik reaksiyona sebep vermeden üçüncü vücut uzvu olarak kullanılan nitelikte olduğunu,

• BIOLOX ibaresinin çekirdek unsur olarak kullanıldığı ürünlerinde “içi oyuk kesik top” şeklinin ve “pembe” rengin tüm ürünlerde kullanıldığını ve ayırt edilicilik sağladığını ancak Marka başvurularının KHK’nin 7/1-a-c madde ve bentleri uyarınca reddedildiğini

• Marka başvurusunun “üç boyutlu ürün şekli”ne dair olduğunu ve ayırt edicilik sağladığını, ayırt edicilik açısından kullanılan pembe rengin de etkisinin büyük olduğunu, şeklin 10. sınıfta yer alan malların üretilmesi ya da kullanılması konusunda herhangi bir teknik zorunluluk içermediğini,

• İlgili tüketici grubu tarafından özgün rengi ve ayırt edici niteliği ile tercih konusu olduğunu ve yüksek bir tanınmışlığa ulaştığını

ileri sürerek TPE YİDK kararının iptaline, karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Davalı Türk Patent Enstitüsü vekili ise başvuruya konu markanın ortaya doğru kovuk oluşturan pembe renkli yarım daire şeklinde olduğunu ve başvuru kapsamında yer alan ürğnler açısından anılan malların şeklini ve karakteristik özelliğini belirttiğini ve ayırt edicilik fonksiyonu bulunmadığını, anılan şeklin başvuru konusu protez ve implantlar için tanımlayıcı olduğunu ve YİDK’nın 556 Sayılı KHK m. 7/1-a,c uyarınca verdiği red kararının yerinde olduğunu, bir marka başvurusunun daha önce Paris Sözleşmesi’ne taraf bir ülkede tescilli olmasının diğer ülkeleri bağlayıcı ya da tescil için yeterli bir unsur olmadığını savunarak davanın reddini istemiştir.

Mahkemece

• Davaya konu başvuruya ait görsellerin özellikle kalça cerrahisinde aynı amaçla kullanılan tıbbi malzemelerin şekilleri ile aynı yapıda olduğu, söz konusu oyukluğun kullanılan malzemenin yerleştirileceği yere uyumu için gerekli ve zorunlu bir unsur olduğu, esasen bunun bir çeşit uygulama zorunluluğu olduğundan şeklin aynı zamanda başvuru ve tescil kapsamındaki çekişmeli protez ürünlerinin karakteristik yapısını da yansıttığı

• Somut olayda KHK 7/1- ( c )- ( d ) hükmü anlamında mutlak red nedenlerinin mevcut bulunduğu, ürünlerin karakteristik özelliklerini yansıtan bu işaretin, mallardan bağımsızlaşmak suretiyle somut bir ayırt ediciliğe sahip olmadığı,

• Teknik zorunluluk konusu olan şeklin üç boyutlu görünümünün KHK 7/1- ( e ) bendi kapsamında kaldığı; 7/ son hükmü ile kullanımla ayırt edicilik sağlanması suretiyle anılan ve kamu düzeninden bulunan bu mutlak red nedeninin aşılmasına imkan bulunmadığı,

• KHK’nın 7/1- ( c ) ve ( d ) hükümleri kapsamında kalan mutlak red nedenlerinin kullanımla ayırt edicilik sağlanması halinde aşılabileceği, ancak davacının kullanım sonucu ayırt edicilik iddiasının ispat edilemediği,

• KHK 7/1- ( e ) hükmündeki tescil engelinin gerçekleşmediği kabul olunsa dahi kullanım yoluyla bağımsızlaşma ve ayırt edicilik kazanma, davacıya bir ürün markası şeklinde algılanmak suretiyle bağlandığının kabulüne imkan bulunmadığı dolayısıyla KHK 7/ son koşullarının da gerçekleşmediği

gerekçeleri davanın reddine karar verilmiştir.

Kararı, davacı vekili temyiz etmiştir.

Ancak Yargıtay 11.Hukuk Dairesi’ne göre Yerel Mahkemenin gerekçeleri doğru olup davacının temyiz itirazları reddedilmiş ve karar onanmıştır.

Av. Eren Evren

Patent & Marka Vekili